天啊！中国最高法院是否改变了关于定牌加工（OEM）商标侵权的立场？HONDAKIT案的影响

外国品牌所有人经常询问，他们是否需要在中国注册商标，才能让中国工厂进行定牌加工。以前，在出口国获得商标注册所有人适当授权的定牌加工行为通常不被视为侵犯相同或近似的中国商标。然而，在最近对本田技研工业株式会社诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司一案（HONDAKIT案）作出的判决中，最高人民法院似乎改变了其对通过定牌加工在中国生产但打算出口到其他国家销售的贴牌产品是否构成商标侵权的立场。根据HONDAKIT案，品牌所有人可能需要重新审视在中国获得商标注册的重要性。

PRETUL和东风案后法院的立场

在仅为出口而生产的定牌加工产品上使用商标是否构成侵权行为，在中国一直是具有争议的问题。司法和行政机关所采取的不同做法，亦引起了商标所有人的关注。继东风案（2018年4月）和PRETUL案（2015年11月）的判决之后，我们观察到了中国法院处理定牌加工侵权案的趋势；在一般情况下，法院在判定是否存在侵权之前会考虑多种因素：

这些因素使中国法院能够采取务实、以事实为依据的原则，公正地审理每个案件。但总括来说，法院一般认为在仅为出口而生产的产品上使用的商标，未在中国市场流通，不会被中国消费者用作识别产品来源，而且不会造成混淆。HONDAKIT案中，最高人民法院再次强调了早期法院采取的个案审理原则，对个案的个别情况进行审理，但一个重要的发展是，在确定侵权行为时，对什么应构成“混淆可能性”采取了更广泛的考虑因素。

HONDAKIT案

在HONDAKIT案中，在中国生产的带有“HONDAKIT”商标的摩托车配件经缅甸“HONDAKIT”商标所有人的授权出口到缅甸。本田技研工业株式会社在中国对加工方提起侵权诉讼。一审法院判决原告胜诉，认定侵权，但这一判决被高级法院推翻，原因是产品未在中国市场流通。原告随后向最高人民法院提起上诉，最高法院确认加工方行为属于侵权。

最高人民法院考虑到了不断变化的商业环境，并认为法律的适用应灵活考虑这些变化。在这种情况下，不应将定牌加工行为从侵权情形中排除。最高人民法院认为，在定牌加工行为中，只要商标能够起到识别产品来源的作用，就应被认定为商标的使用。然而，在证明侵权行为时，还需要证明对“相关公众”产生混淆的可能性。在此，最高人民法院扩大了“相关公众”概念，认为相关公众应包括在生产过程中以及生产后有可能接触贴牌产品的任何人。

此外，最高人民法院驳回了产品不在中国市场流通就不可能造成混淆的观点。鉴于电子商务和互联网的飞速发展，以及越来越频繁的出国旅游，最高人民法院认为，中国生产的产品尽管是用于在国外市场出口和销售，但很可能会接触到中国消费者和回流国内市场，从而产生混淆的可能性。而在判定侵权行为时，并不需要实际的混淆。因此，加工方在贴牌加工的产品上加贴与中国注册商标近似的商标的行为，即使该产品仅供出口，应被判定是侵权行为。

值得注意的是，案中的“HONDAKIT”商标上突出显示了“HONDA”的文字部分。该恶意的表现无疑对法院认定侵权的决定产生了影响。本案亦证实了最高人民法院在不断变化的市场环境中的务实做法。对于一直认为定牌加工是允许侵权者出口假冒产品到其他地方的一个漏洞的真正商标拥有人来说，这个判决应是一个好消息。然而，该判决亦可能是一把双刃剑，因为这也意味着未在中国注册的商标所有人可能面临侵犯在先注册商标的风险。中国法院将如何处理此类案件仍有待观察。

海关

的近律师行已就此问题与海关取得联系，初步反馈是海关目前没有针对HONDAKIT案出具新的实务指示。目前，只要定牌加工公司能够提供所需文件证明其获得适当的授权，并且证明该产品仅供出口，海关将不会扣留该产品。各地海关部门的做法可能会有所不同，如果各地海关全面实行了将定牌加工使用视为商标侵权的做法，我们将向大家提供最新信息。

不使用撤销

要完整探讨定牌加工的行为，我们需要研究其对撤销连续三年不使用注册商标申请的影响。在PRETUL案之后的连续三年不使用撤销程序中，定牌加工使用被更一致地确认为有效的商标使用。我们认为定牌加工使用仍然为抵抗连续三年不使用撤销程序的有效证据，这取态并不会有任何改变，因为此撤销程序的立法目的是鼓励真正使用并减少闲置商标的数量。如果最高人民法院在HONDAKIT案的原则将被一致采纳 –即认定定牌加工产品仍然可以通过非传统渠道到达中国消费者手上–那么，这将与在撤销案件中采取的原则一致。

结论

由于中国是一个采取申请在先原则的司法管辖区，因此与在先商标发生冲突、恶意注册或其他方面的风险仍然是真实存在的。中国定牌加工生产商可能会自发要求外国品牌所有人在中国境内获得注册，以将其侵权风险降至最低。

鉴于HONDAKIT案，对于外国品牌所有人而言，在中国获得商标注册尤为重要。去年修订的《商标法》明确表明了中国对遏制恶意商标申请的承诺。希望以事实为依据的做法使法院能够灵活地处理有关从事定牌加工行为的合法商标所有人在中国遭遇恶意注册的案件。然而，这一点尚未根据HONDAKIT案的原则得到检验。随着中国工厂逐渐恢复生产，建议仅从事定牌加工的外国品牌所有人审查其商标组合，并考虑将保护范围扩大到中国。